La tutela della segretezza industriale, il Know-how e i benefici fiscali nell'utilizzo del Patent Box
trattato segreto stato

Cos'è il Know How e perché è importante per le aziende?

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Con il termine Know-how ci si riferisce al bagaglio delle competenze, conoscenze e abilità per svolgere una determinata professione, sia essa manuale o intellettuale. Praticamente con tale termine si vuole inglobare quelle abilità operative per svolgere al meglio la propria attività. Esso, come asset immateriale, può anche entrare nella contabilità dell'azienda stessa ed ha un peso rilevante per la sua capitalizzazione in caso di vendita o cessione dell'azione stessa. Nella pratica, con l'utilizzo del termine Know-how, da un lato si indicano le conoscenze tecniche relative ai metodi e ai processi per la preparazione di prodotti industriali (un esempio la realizzazione di una opera da parte di un artigiano la cui manualità e l'insieme dei prodotti utilizzati per realizzarla è sconosciuta), e dall'altro quelle concernenti la struttura organizzativa dell'azienda ed inerenti quindi ad un piano più prettamente commerciale e business dell'attività di un'impresa (come in particolare le liste clienti e le tecniche di marketing).

Il codice della proprietà industriale

A livello normativo, l'ordinamento italiano dedica due norme alla specifica tutela di queste informazioni: gli artt. 98 e 99 del codice della proprietà industriale (c.p.i.).
Con l'art. 98 si tutelano le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali. L'art. 98, che non menziona espressamente il Know-how, ma che, secondo la giurisprudenza italiana, può essere ricondotto nell'ambito delle informazioni segrete.
In particolare queste informazioni sono quelle relative ai procedimenti commerciali che ai prodotti, brevettabili o meno (ad es. manuali d'uso, schemi, disegni, ecc.); mentre, in ordine alle informazioni commerciali possiamo intendere gli elenchi nominativi di clienti e fornitori, dai quali l'impresa trae beneficio per la vendita dei prodotti e anche del loro acquisto; infatti, sono finanche proteggibili le condizioni contrattuali con clienti e fornitori, così come stabilito dal Tribunale di Modena 21.01.1998, in GADI 99,292, ed i documenti con i prezzi o i preventivi consegnati nelle trattative in corso (Tribunale di Perugia, sez. distaccata di Foligno 23.01.2008); così come le informazioni amministrative relative alla certificazione di qualità UNI, EN, ISO 9001 e le informazioni e le procedure attinenti alla amministrazione interna all'azienda stessa (Tribunale di Mantova ordinanza 12.07.2002 GI2003, 304).
Ai sensi del secondo comma della norma in esame, "Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche".
Tutte le informazioni di cui sopra, per essere tutelate ai sensi del primo comma dell'art. 98 CPI, devono:
a) essere segrete "nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore";
b) avere valore economico in quanto segrete;
c) essere sottoposte "da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete".
Dottrina e giurisprudenza, ormai cristallizzata, stabiliscono che per quanto riguarda il requisito della segretezza, così come tutelata dal codice della proprietà industriale, ai sensi dell'art. 98 del c.p.i., lett. a), si deve intendere la novità, ossia quel complesso di conoscenze acquisite con l'attività produttiva e commerciale dell'impresa. Novità che non siano note o facilmente accessibili, agli esperti e operatori del settore; mentre, per quanto riguarda il requisito del valore economico, le informazioni che devono restare segrete fungono assumono valore economico, tanto da capitalizzarne la Ditta stessa. Naturalmente, una volta che l'informazione cessi di essere segreta entrando nella disponibilità di tutti gli operatori, il vantaggio sul mercato che essa attribuisce al suo titolare si perde, e così anche il suo valore economico.

La segretezza industriale

Il riserbo nell'attività industriale, secondo la dottrina, viene inteso sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo. Per quanto riguarda il primo aspetto esso si realizza mediante la previsione di clausole contrattuali specifiche di segretezza nei confronti dei lavoratori dipendenti o collaboratori; mentre, per quanto riguarda la seconda finalità essa viene estrinsecata nell'impedire a terzi la conoscenza di tutto ciò che deve rimanere segreto.
Orbene, relativamente all'art. 99 del Codice della Proprietà Industriale e ferma la disciplina della concorrenza sleale, viene attribuito al legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali, il diritto di vietare a terzi di utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo che siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.
La norma prevede il divieto di acquisire tutte quelle informazioni segrete senza il consenso del suo legittimo detentore, così come è vietato acquisire norme di segretezza industriale per mezzo del reverse engineering, ossia attraverso quel metodo che consente di replicare le soluzione attraverso una procedura di "ricostruzione a ritroso".
Da questo ne deriva che la disciplina della concorrenza sleale, contenuta nell'art. 99, comporta che l'art. 2598 c.c. sia applicabile, "in via complementare, qualora gli atti di acquisto, utilizzazione e divulgazione - pur avendo ad oggetto informazioni non qualificabili come "informazioni segrete" per mancanza dei requisiti di cui all'art. 98 C.P.I. - soddisfino i requisiti soggettivi e oggettivi prescritti per l'azione di concorrenza sleale, come ad esempio nel caso di sottrazione di dati oggettivamente riservati per i quali non siano state adottate misure di segretezza".
Il Tribunale di Bologna, Sez. Spec. in materia d'impresa, 27 luglio 2015, n. 2340, ha ribadito i principi già consolidati in giurisprudenza ed in dottrina relativamente alla tutela del know-how industriale. Difatti, questo specifico bene immateriale riceve una duplice tutela: da un lato quella specialistica garantita dal codice della proprietà industriale agli artt. 98 e 99; dall'altro quella generale ex art. 2598 co.3 Cod. Civ. che tutela il know-how sotto il profilo della concorrenza sleale.
I giudici del Tribunale di Bologna hanno stabilito che «costituisce, dunque, condotta di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale la condotta, potenzialmente dannosa, volta a carpire notizie riservate, anche non costituenti segreto industriale, relative ai processi produttivi e alle sostanze utilizzate per realizzare un dato prodotto da parte di un'impresa concorrente, senza necessità di accertare la presenza di prodotti simili sul mercato».
Per cui si ritiene che le regole che reprimono la concorrenza sleale ex art. 2598 del codice civile possono essere invocate per ottenere una protezione di tutti quei dati industriali che devono restare segreti.
Si trovano in posizione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori, o meglio di soggetti che operano nello stesso stadio della catena produttiva-distributiva di mercato. Cosi come si parla di concorrenza sleale per denigrazione o per vanteria quando si diffondono notizie ed apprezzamenti sull'attività altrui tali da screditarne la professionalità.

La tutela del mercato e l'attività del privato imprenditore

L'art. 2598 c.c., oltre a tutelare il mercato, si occupa anche del privato imprenditore. La stessa norma, con i tre articoli successivi, (art.2599 c.c - art.2560 c.c. - art.1561 c.c.), detta una disciplina che interagisce a vari livelli con la normativa antitrust, con quella del diritto del consumatore, nonché con le recenti norme in materia di comunicazione (commerciale) pubblicitaria; inoltre con le Direttive dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e con il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
Dalla lettura delle suddette norme non si può prescindere dall'art. 41 della Costituzione, che sancisce la libertà dell'iniziativa economica, la quale non può essere svolta in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. L'ambito di applicazione soggettivo della disciplina è rappresentato dalla classe imprenditoriale. E' utile evidenziare come tale disciplina, unitamente alla legislazione comunitaria, ha ad oggetto esclusivamente i rapporti tra imprenditori; solo indirettamente i consumatori possono avvantaggiarsi dalla tutela apprestata dalla stessa disciplina. La concorrenza sleale, sovente, viene definita come una «modalità di esercizio dell'attività economica» e la tutela ex art. 2598 c.c. rappresenta una protezione generale di ordine pubblico economico.
La funzione della predetta norma è quella di tutelare il mercato e, al tempo stesso, l'attività del privato imprenditore.
Da tutto questo si evince che il "bene giuridico" protetto è il rapporto tra imprenditori e, pare evidente come, solo indirettamente sia il consumatore e l'efficienza del mercato. Tuttavia, da una lettura più evolutiva della stessa norma si può ritenere che la stessa possa essere estesa anche a soggetti terzi laddove, pur non in presenza di atti di concorrenza sleale compiuti da un imprenditore, gli stessi fatti concorrenziali siano riconducibili a l'imprenditore stesso ove posti in essere da soggetti terzi, ma ad esso riconducibili. In questo caso sarà configurato nell'illecito concorrenziale anche la fattispecie in cui l'atto lesivo venga compiuto da un soggetto terzo, c.d. "terzo interposto" che, pur non possedendo i necessari requisiti soggettivi, ossia quello di non essere imprenditore, agisce per conto di quest'ultimo o, comunque, in collegamento con esso.

La disciplina della concorrenza sleale

Da questo si rileva che la disciplina della concorrenza sleale, oltre che del presupposto soggettivo, per verificarsi necessita della relazione esistente tra i soggetti coinvolti, ossia nel rapporto di concorrenza offrendo beni o servizi alla medesima clientela. Stessa norma non può ritenersi applicabile ai rapporti tra professionisti, in particolare agli avvocati. Infatti, la nozione di azienda, di cui al n. 3 dello stesso art. 2598, viene fatta coincidere con quella di cui all'art. 2555 c.c., sicché "pur essendo innegabile che, sotto il profilo meramente ontologico, studi di liberi professionisti siano, di fatto, per personale, mezzi tecnici impiegati e quant'altro, assimilabili ad una azienda" l'intento del legislatore, inteso a differenziare nettamente la libera professione dall'attività d'impresa, così come confermato proprio con riguardo alla professione di avvocato, dal regime delle incompatibilità di cui all'art. 3 primo comma del R.D.L. 1578/1933, comprendente, tra l'altro, il divieto dell'esercizio del commercio in nome proprio o altrui, è finalizzato a porre il divieto assoluto di analogia che sarebbe privo di significato se lo studio professionale fosse assimilabile ad un'azienda commerciale. Da questo fatto è chiaro he la norma deve essere interpretata nel senso dell'inapplicabilità tout court del regime di responsabilità da concorrenza sleale ai rapporti tra liberi professionisti, e ciò in via di interpretazione tanto diretta, quanto analogica, senza che possa, in contrario, invocarsi il disposto di cui all'art. 2105 c.c., funzionale alla disciplina della responsabilità contrattuale del prestatore nei confronti del proprio datore di lavoro ed alla repressione di una fattispecie di concorrenza illecita, laddove l'art. 2598 attiene alla responsabilità extracontrattuale tra imprenditori onde reprimerne comportamenti di concorrenza sleale" (Cass. Sez. III, n°560, 13 Gennaio 2005).

Patent box nella sicurezza industriale

Su un diverso piano legislativo, accanto a quello della tutela, si segnala che il know-how in Italia gode di una disciplina tributaria di favore tramite il c.d. Patent Box, che coinvolge anche i brevetti ed il design. Esso vuole essere un incentivo agli investimenti in ricerca e sviluppo che conducono alla realizzazione di diritti di proprietà intellettuale, tramite la concessione di agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento degli stessi.
L'art. 6, co. 1, D.M. 30.7.2015, dispone che tra i beni immateriali che consentono l'accesso al regime del Patent Box si debbano comprendere anche i «marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione». Nella RM 27.9.2016, n. 81/E si evidenzia come la documentazione che attesta l'avvenuto deposito della domanda di registrazione del marchio presso gli Uffici competenti, confermata dalle relative ricevute di presentazione, sia idonea a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 6 del citato decreto. Peraltro, qualora si sia in presenza di un procedimento di opposizione che possa inficiare la registrazione del marchio, l'istante sarà tenuto a segnalare tempestivamente all'Amministrazione finanziaria qualsiasi evento che possa condurre alla mancata registrazione.
A livello europeo, la necessità di garantire una tutela efficace ed anche uniforme all'interno del mercato unico ha spinto alla emanazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, "sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti".
Dopo l'intervento europeo, il 7 giugno 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il Decreto Legislativo 11 maggio 2018, N. 63, varato dal governo in attuazione della detta direttiva.
Otre alla pubblicazione in G.U. del predetto D.lgs, sono state apportate alcune modifiche al codice della proprietà industriale e anche al codice penale. L'art. 9 del D. Lgs. sostituisce l'art. 623 c.p. e ora punisce con la reclusione fino a due anni chiunque, venuto a conoscenza del segreto per ragione della sua posizione, "li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto". E' inoltre previsto un aumento della pena se il fatto illecito relativo ai segreti è compiuto con strumenti informatici, data la maggiore pericolosità del mezzo che favorisce una più rapida e diffusa divulgazione dell'informazione.
Si può rilevare che le modifiche più significative del D. Lgs. di recepimento della direttiva riguardino da un lato l'ampliamento della tutela tramite la previsione degli illeciti colposi, e non più solo dolosi. Per altro verso, rappresentano un passo in avanti anche le misure specificamente dirette a tutelare la riservatezza dei segreti nel corso dei procedimenti. Si tratta di poteri che vengono conferiti al giudice, che può azionare per limitare l'accesso ai segreti oggetto del giudizio; c'è da precisare che per alcuni dei quali è richiesta una specifica istanza della parte interessata a preservarne la segretezza.
Con il D.lgs n. 63/2018 non si parlerà più di informazioni segrete, ma di Know - how e di segreti commerciali, seguendo così il titolo della direttiva europea.
Il Patent Box, quale strumento che mira ad agevolare la presenza sul mercato delle imprese innovative e digitali, potrebbe portare dei vantaggi sia al singolo beneficiario, come risparmio fiscale, sia al mercato nazionale, quale incentivo agli investimenti in ricerca e sviluppo. Tale misura è finalizzata a scongiurare la delocalizzazione dei beni immateriali presenti in Italia e finanche a favorirne il loro rientro. Con questo regime si riafferma la centralità dell'utilizzo dei software nella creazione di modelli di business, tanto da valorizzare il Know-how sviluppato dalle aziende, conferendogli così una tutela giuridica. Tra l'altro è un regime di tassazione agevolata che permette una parziale esenzione tributaria per i beni che provengono dall'utilizzo, diretto o indiretto, di alcuni beni immateriali, quali per esempio i software protetti da copyright, brevetti industriali e marchi, ma anche l'intera struttura del Know how. Del regime di tassazione agevolata possono usufruirne i titolari di reddito di impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo elencati all'art. 1, c. 37 e 38 della legge di stabilità 2015., dal quale, però, sono escluse le società di persone; quelle sottoposte a procedure concorsuali; lavoratori autonomi e professionisti. Presupposto necessario per beneficiare della tassazione agevolata è che i costi di ricerca siano sostenuti dal soggetto che utilizza i beni innovativi.
Con l'utilizzo di tale regime i redditi da immobilizzazione immateriali non concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 50% del relativo importo. Inoltre le plusvalenze derivanti dalla cessione di tali beni immateriali non concorrono alla formazione del reddito se almeno il 90% del corrispettivo che deriva dalla cessione è reinvestito prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui la cessione si è verificata (art. 1, co. 40, L. 23.12.2014, n. 190).Tale regime, la cui opzione è irrevocabile, ha una durata di 5 esercizi e rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione Irap.
Con l'uso diretto, e quindi relativamente a quei redditi che provengono dall'uso dei beni immateriali riconosciuti dalla disciplina da parte dello stesso beneficiario, è obbligatorio un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate, c.d. ruling obbligatorio, ossia indirizzando all'ufficio un'istanza in carta libera a mezzo raccomandata A.R. o mediante consegna diretta. Nell'istanza vanno riportate le generalità ed alcune informazioni riguardanti l'istante (denominazione impresa, sede legale, indirizzo della stabile organizzazione per le imprese non residenti ecc.); l'indicazione dell'oggetto dell'accordo preventivo; il tipo di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile; la tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta e il relativo collegamento con lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento di valore dei beni; la firma del legale rappresentante. Con Provv. 6.5.2016, prot. n. 67014, si è proceduto all'attribuzione della competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo.
Con l'uso indiretto dei beni immateriali viene intesa la concessione in uso del diritto a terzi, nel quale sono oggetto di detestazione i canoni percepiti, al netto dei costi diretti e indiretti fiscalmente rilevanti. In questo caso, per il contribuente, sarà sempre possibile accedere alla procedura di accordo descritta sopra (ruling facoltativo) oppure è prevista una determinazione autonoma del beneficio, attraverso l'autoliquidazione del reddito agevolabile.
Le procedure sono state recentemente semplificate, prevedendo la nuova possibilità per i beneficiari di fruire direttamente in dichiarazione della detassazione nell'arco temporale di tre esercizi, così come stabilito dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), conv. con mod. in L.28 giugno 2019, n. 58, art. 4 e provv. Agenzia delle Entrate, 30 luglio 2019, n. 658445. I soggetti titolari di reddito d'impresa che esercitano l'opzione devono suddividere con variazione in diminuzione l'importo detassato in tre quote annuali di pari importo, indicandoli nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap relativa al periodo d'imposta in cui viene esercitata e nei due periodi successivi.

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