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I segni distintivi dell'impresa e la loro tutela

Focus sulla disciplina codicistica ed europea
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Dott. Massimiliano Pagliaccia - L'individuazione dell'impresa - quale fenomeno giuridico complesso e tutelato dalla legge - può riguardare l'impresa come tale, i prodotti o i locali in cui questa si trova ad operare.

Nel nostro ordinamento sussiste pertanto una pluralità di mezzi di individuazione che ricadono nei segni distintivi.

Sono segni distintivi la ditta, l'insegna e il marchio.

La tutela di questi si attua in primis mediante il riconoscimento all'imprenditore titolare dell'esclusività dell'uso e impedendo ad altri l'utilizzo.

La tutela dei segni distintivi, trova il suo fondamento nell'esigenza di individuazione dell'impresa, con alcuni caratteri fondamentali, quale anzitutto il principio di unitarietà affermato nell'art 22 del D.lgs. n. 30 del 2005.

Le moderne tecniche di valutazione dei fenomeni di mercato hanno messo in luce il fatto che il segno assume valore proprio sul mercato suggestivo e attrattivo di clientela, denotando quindi la propria essenzialità per il fine che l'impresa si prefigge.

Altri requisiti sono la verità e l'originalità ma affinché la tutela possa attuarsi, il segno deve possedere una propria capacità distintiva.

Nel panorama de quo, la ditta (distinguendo fra ditta originaria e ditta derivata) assume maggior rilievo.

La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore svolge la sua attività e a differenza del marchio e dell'insegna che hanno carattere facoltativo, questa risulta essere necessaria per individuare l'impresa economica.

L'impresa possiede necessariamente una ditta che può corrispondere anche al nome dell'imprenditore; questo nome tuttavia, ha un proprio regime giuridico con due aspetti fondamentali che meritano peraltro approfondimento.

In tema di omonimia, pur essendovi esatta corrispondenza nel nome di due imprenditori non può sussistere omonimia tra le ditte.

Sul punto vige il principio in base al quale, quando la ditta sia uguale o simile a quella usata da altro imprenditore essa debba essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla e l'obbligo di differenziazione grava sulla ditta adottata in epoca cronologicamente successiva.

Tale principio appare non solo condivisibile, ma anche ragionevole alla stregua dei valori fondanti l'intero ordinamento giuridico e l'impianto codicistico, nonché logico.

Quanto alla cessazione, mentre il nome della persona cessa con la morte della persona stessa e non può essere trasferito ad altri, la ditta conserva la sua funzione anche quando l'imprenditore venga a mancare o abbia cessato la sua attività (art. 2563 c.c.)

La ditta infatti contraddistingue l'impresa economica ma è anche il mezzo di individuazione della persona in quanto imprenditore.

Quanto alla composizione della stessa infatti, secondo il 2° comma dell'art. 2563 c.c. si impone che la ditta contenga almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore.

Per le ditte derivate e cioè per le ditte che sono state trasmesse in occasione di successione nell'azienda o di trasferimento di essa, questa esigenza non sussiste, poscia che viene meno anche la ratio della norma in parola.

La ditta, oltre ad essere legata alla persona dell'imprenditore, è legata altresì all'azienda e cioè ai beni che costituiscono lo strumento della sua attività: non è ammissibile il trasferimento della ditta che non sia collegato con il trasferimento dell'azienda.

Passando ora alla tutela della ditta, questa consiste nel fatto che è riconosciuta all'imprenditore l'esclusività dell'uso (art. 2563 c.c.) che si estrinseca in due modi: possibilità di respingere la pretesa altrui diretta a contestare l'uso che egli faccia della ditta, nonché possibilità di impedire che altri usino la ditta da lui prescelta.

La tutela si esplica erga omnes ed è subordinata alla registrazione nel registro delle imprese (art. 2566 cc).

Altro segno distintivo è l'insegna, che appunto caratterizza e distingue il locale nel quale si svolge l'attività dell'imprenditore: essa può coincidere con la ditta assumendo stessa tutela o può essere invece diversa.

La tutela dell'insegna presuppone che la denominazione abbia carattere di originalità e cioè capacità distintiva oltre che abbia carattere di novità e cioè non sia atta a generare confusione.

Il diritto all'uso esclusivo dell'insegna infine, non sussiste quando questa risulta formata da una denominazione generica (caffè, ristorante, albergo ecc…).

Chiude la triade, il marchio, un segno distintivo del prodotto o del servizio e precisamente il segno attraverso il quale se ne certifica la provenienza da una determinata impresa, con tutti i risvolti merceologici, commerciali ed economici che ne conseguono.

Da lungo tempo il marchio è stato disciplinato ben più complessamente degli altri segni distintivi. Oggi è disciplinato dagli artt. da 2569 a 2574 c.c. e dal Codice della proprietà industriale D. Lgs. n. 30 del 2005, che ne ha accorpato i precetti.

Il marchio si contraddistingue per una spiccata individualità e può essere nominativo, risultante da una specifica denominazione, emblematico, risultante da segni, simboli o figure oppure misto.

Accanto ai marchi individuali possono esservi anche marchi collettivi che svolgono la funzione di garantire la natura, l'origine o la qualità del prodotto (art. 2570 c.c.).

Da citare poi il marchio comunitario regolato dal Regolamento 422 del 2004 del 19 febbraio 2004.

Sul marchio è intervenuto da ultimo l'Accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 e l'accordo TRIPS D.Lgs. n. 188 del 1996.

Passando ad analizzare ora la tutela del marchio, questa consiste essenzialmente nell'attribuire all'imprenditore il diritto esclusivo all'uso del marchio nonché il diritto a che il marchio non venga da altri soppresso (tutela civile).

Da tempo è stato attuato anche il c.d. diritto all'esaurimento (principio dell'esaurimento del diritto) e cioè all'esaurimento di quel diritto cui sia imputabile l'immissione in commercio del prodotto nella Comunità Europea; in tali non ci si può opporre alla sua ulteriore commercializzazione.

La tutela del marchio pone infine, anche problemi che potrebbero definirsi di estensione, dovendo perciò precisare gli elementi sulla cui base l'altrui l'uso di un segno può costituire lesione del diritto.

Alla capacità distintiva del marchio corrispondono due istituti: - volgarizzazione, cioè ipotesi di decadenza del marchio per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare; - secondary meaning, sulla cui base non può essere dichiarata la nullità del marchio se prima della domanda principale o delle eccezioni di nullità il segno che ne forma oggetto ha acquistato carattere distintivo; - liceità, che viene meno quando sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Sul punto è bene anche rammentare per un attimo il c.d. vincolo aziendale, principio secondo il quale il marchio può essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di essa (art. 2573 cc), oggi non più esistente nel nostro ordinamento giuridico.

Fino al 1992 la legge marchi, all'art. 15 recitava che ''Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico". Veniva così a trovare definizione il succitato, cd. vincolo aziendale, secondo cui il marchio non era trasferibile se non in un unico corpus con l'azienda, istituendo la regola della circolazione congiunta azienda-marchio e per la maggiore garanzia del consumatore.

Mutamento di rotta, si ebbe col D. lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, il quale attuando la direttiva n. 89/104/Cee del 21 dicembre 1988 riformò la materia di cui trattasi.

Il nuovo art. 15, disponeva allora che '' Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato'' e ancora che '' in ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico'', ponendo dunque alcuni principi essenziali.

Con il venir meno del vincolo aziendale, il trasferimento del marchio non presupporrà mai più il contemporaneo trasferimento della relativa azienda.

Invarianza sostanziale riguardò invece il precetto di cui al comma 4°, sul divieto di inganno.

Non si può da ultimo dimenticare di menzionare il contratto di merchandising, nato dal connubio tra disciplina del marchio e prassi del merchandising, il quale consiste nel prestito di un marchio o del nome ad un altro imprenditore.  

Dott. Massimiliano Pagliaccia

Giurista e Giudice arbitro

(29/10/2016 - Massimiliano Pagliaccia)
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