Segni distintivi dell'impresa

Funzione e interessi coinvolti

La ditta, l'insegna e il marchio, così come i segni distintivi atipici, sono comunemente qualificati "collettori di clientela" in quanto rispondono all'esigenza fondamentale di permettere ai consumatori di agire e districarsi nel mercato in maniera consapevole. A tal fine un ruolo preponderante è svolto dal marchio, ma anche la ditta, l'insegna e gli altri segni svolgono una funzione fondamentale nel differenziare gli imprenditori agli occhi dei clienti dei loro beni e dei fruitori dei loro servizi.

Da quanto detto emerge chiaramente che attorno ai segni distintivi ruota una pluralità di interessi, indentificabili non solo in quello dei consumatori a non essere tratti in inganno sulla provenienza dei beni o dei servizi ai quali accedono, ma anche in quello degli imprenditori a distinguersi dai concorrenti, attrarre clientela e aumentare i profitti grazie al valore economico assunto dai segni distintivi.

In buona sostanza, attraverso la regolamentazione dei segni distintivi dell'impresa e il contemperamento dei citati interessi si cerca di realizzare una concorrenza di mercato ordinata e leale.

Principi comuni

Pur essendo ciascuno di essi oggetto di una regolamentazione specifica, ditta, insegna e marchio sono accomunati da taluni principi comuni che derivano dall'omogeneità della funzione alla quale gli stessi sono rivolti.

Il primo principio che rileva è quello della libertà dell'imprenditore nella scelta del proprio segno distintivo, pur sempre nel rispetto dei requisiti di verità, novità e capacità distintiva.

Vi è poi il principio della trasferibilità dei segni distintivi da parte dell'imprenditore, il quale, tuttavia, vede limitata la propria libertà in tal senso dalla necessità che la circolazione non tragga in inganno il pubblico.

Infine, ogni imprenditore ha diritto all'utilizzo esclusivo del proprio segno distintivo per differenziarsi dagli imprenditori in concorrenza. Tale diritto non può essere avanzato quando non sussista un concreto pericolo di confusione del consumatore, ben potendo un altro imprenditore utilizzare il medesimo segno distintivo qualora eserciti una diversa attività di impresa o operi in mercati differenti.

La tutela penale

La particolare rilevanza delle finalità perseguite dalla normativa sui segni distintivi rende interessante una breve analisi della disciplina penale posta a loro tutela.

Nel dettaglio, il Codice Penale sanziona, all'art. 473, la contraffazione e l'alterazione di marchi o altri segni distintivi o il loro uso dopo che siano stati contraffatti o alterati. 

Lo stesso Codice punisce, poi, all'art. 474, l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni distintivi falsi. 

L'art. 517 c.p., infine, sanziona la vendita o la messa in circolazione in altro modo di prodotti industriali con segni distintivi che possono indurre in inganno sulla loro origine, sulla loro provenienza o sulla loro qualità. 

Articoli del codice penale citati in questa pagina

Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Quali sono i Segni distintivi tipici

Sono segni distintivi tipici la ditta, l'insegna e il marchio.

La tutela di questi si attua in primis mediante il riconoscimento all'imprenditore titolare dell'esclusività dell'uso e impedendo ad altri l'utilizzo.

La tutela dei segni distintivi, trova il suo fondamento nell'esigenza di individuazione dell'impresa, con alcuni caratteri fondamentali, quale anzitutto il principio di unitarietà affermato nell'art 22 del D.lgs. n. 30 del 2005.

Ditta

Nel panorama de quo, la ditta (distinguendo fra ditta originaria e ditta derivata) assume maggior rilievo.

La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore svolge la sua attività e a differenza del marchio e dell'insegna che hanno carattere facoltativo, questa risulta essere necessaria per individuare l'impresa economica.

L'impresa possiede necessariamente una ditta che può corrispondere anche al nome dell'imprenditore; questo nome tuttavia, ha un proprio regime giuridico con due aspetti fondamentali che meritano peraltro approfondimento. In tema di omonimia, pur essendovi esatta corrispondenza nel nome di due imprenditori non può sussistere omonimia tra le ditte. Sul punto vige il principio in base al quale, quando la ditta sia uguale o simile a quella usata da altro imprenditore essa debba essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla e l'obbligo di differenziazione grava sulla ditta adottata in epoca cronologicamente successiva. Tale principio appare non solo condivisibile, ma anche ragionevole alla stregua dei valori fondanti l'intero ordinamento giuridico e l'impianto codicistico, nonché logico.

Quanto alla cessazione, mentre il nome della persona cessa con la morte della persona stessa e non può essere trasferito ad altri, la ditta conserva la sua funzione anche quando l'imprenditore venga a mancare o abbia cessato la sua attività (art. 2563 c.c.)

La ditta infatti contraddistingue l'impresa economica ma è anche il mezzo di individuazione della persona in quanto imprenditore.

Quanto alla composizione della stessa infatti, secondo il 2° comma dell'art. 2563 c.c. si impone che la ditta contenga almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore.

Per le ditte derivate e cioè per le ditte che sono state trasmesse in occasione di successione nell'azienda o di trasferimento di essa, questa esigenza non sussiste.

Occorre specificare che, sulla base del principio di unitarietà dei segni distintivi, il carattere di novità della ditta opera non soltanto con riferimento ad altre ditte, ma con riferimento a tutti i segni distintivi. La ditta, oltre ad essere legata alla persona dell'imprenditore, è legata altresì all'azienda e cioè ai beni che costituiscono lo strumento della sua attività: non è ammissibile il trasferimento della ditta che non sia collegato con il trasferimento dell'azienda.

La ditta può essere oggetto di trasferimento, il quale deve necessariamente avvenire congiuntamente al trasferimento dell'azienda (o di un suo ramo) a tutela sia dell'interesse del titolare della ditta a monetizzare il valore di avviamento che dalla stessa deriva, sia dell'interesse dei terzi che hanno intrattenuto rapporti con il precedente titolare.

Il collegamento tra trasferimento della ditta e trasferimento dell'azienda, tuttavia, non è necessario quando non sussiste una vera e propria organizzazione di beni o servizi.

Venendo alle modalità con le quali si attua il trasferimento, esso può innanzitutto avvenire per atto tra vivi, richiedendo in tal caso il consenso espresso dell'alienante, da darsi per iscritto, secondo prevalente giurisprudenza, solo ai fini della prova. Il trasferimento può avvenire, poi, mortis causa e in tal caso si prevede che, in ipotesi di morte del titolare della ditta, quest'ultima si trasmette al successore salvo diversa disposizione testamentaria del de cuius.

Oltre che di trasferimento, la ditta può essere anche oggetto di usucapione. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, nel caso in cui il titolare della ditta cessi di utilizzarla, un altro imprenditore può usucapirla se ne faccia un uso ininterrotto per il tempo prescritto. 

Passando ora alla tutela della ditta, questa consiste nel fatto che è riconosciuta all'imprenditore l'esclusività dell'uso (art. 2563 c.c.) che si estrinseca in due modi: possibilità di respingere la pretesa altrui diretta a contestare l'uso che egli faccia della ditta, nonché possibilità di impedire che altri usino la ditta da lui prescelta.

La tutela si esplica erga omnes ed è subordinata alla registrazione nel registro delle imprese (art. 2566 cc).

Insegna

Altro segno distintivo è l'insegna, che appunto caratterizza e distingue il locale nel quale si svolge l'attività dell'imprenditore: essa può coincidere con la ditta assumendo stessa tutela o può essere invece diversa.

La tutela dell'insegna presuppone che la denominazione abbia carattere di originalità e cioè capacità distintiva oltre che abbia carattere di novità e cioè non sia atta a generare confusione.

Il diritto all'uso esclusivo dell'insegna infine, non sussiste quando questa risulta formata da una denominazione generica (caffè, ristorante, albergo ecc…).

Marchio

Chiude la triade, il marchio, un segno distintivo del prodotto o del servizio e precisamente il segno attraverso il quale se ne certifica la provenienza da una determinata impresa, con tutti i risvolti merceologici, commerciali ed economici che ne conseguono.

Da lungo tempo il marchio è stato disciplinato ben più complessamente degli altri segni distintivi. Oggi è disciplinato dagli artt. da 2569 a 2574 c.c. e dal Codice della proprietà industriale D. Lgs. n. 30 del 2005, che ne ha accorpato i precetti.

Il marchio si contraddistingue per una spiccata individualità e può essere nominativo, risultante da una specifica denominazione, emblematico, risultante da segni, simboli o figure oppure misto.

In particolare, quanto ai requisiti, la legge stabilisce che a pena di nullità il marchio deve essere originale, vero, nuovo e lecito.

L'originalità implica che il prodotto o il servizio offerto dall'imprenditore possa essere distinto da tutti gli altri presenti sul mercato, senza che sia possibile utilizzare come marchi la descrizione dei caratteri essenziali del prodotto o del servizio, la loro denominazione generica, i segni di uso comune. Un produttore di automobili, ad esempio, non può utilizzare il marchio "Auto".

La verità implica che il marchio non debba essere idoneo ad ingannare il pubblico circa la provenienza, la natura o la qualità dei prodotti o servizi offerti dall'impresa.

Secondo il principio di novità, il marchio deve essere differente da altri segni distintivi già di fatto utilizzati in ambito nazionale. A tal proposito è opportuno distinguere tra marchi ordinari e marchi celebri, poiché mentre per i primi è necessario che il marchio non crei confusione con l'attività di imprenditori che siano concorrenti, per i secondi non occorre che le attività con le quali potrebbe sorgere confusione siano in concorrenza, essendo sufficiente, per decretarne la nullità, il fatto che la rinomanza del segno anteriore dia comunque un vantaggio indebito all'imprenditore che lo riproponga per la propria attività (è ad esempio nullo il marchio Ferrari da parte di un produttore di orologi).

Nel rispetto del requisito della liceità, infine, il marchio non deve essere in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume. 

Accanto ai marchi individuali possono esservi anche marchi collettivi che svolgono la funzione di garantire la natura, l'origine o la qualità del prodotto (art. 2570 c.c.). 

A seconda del fatto che il marchio sia riferito a un'impresa che produce beni, a una che li commercializza o a una che offre servizi, si può distinguere, poi, tra marchio di fabbrica, marchio di commercio e marchio di servizio.

In base ai segni che vengono utilizzati come marchi è, inoltre, possibile individuare le seguenti tipologie di marchio: denominativo, figurativo, misto, di forma, olfattivo, di suono, di colore.

Un'ulteriore distinzione che è possibile fare è quella tra marchi generali, che riguardano più prodotti o servizi, e marchi specifici, utilizzati per identificare un solo prodotto o servizio.

Risulta, poi, possibile distinguere dai marchi principali quelli difensivi, che sono simili ai primi e vengono registrati per limitare maggiormente gli spazi della contraffazione.

Da citare poi il marchio comunitario regolato dal Regolamento 422 del 2004 del 19 febbraio 2004. Sul marchio è intervenuto da ultimo l'Accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 e l'accordo TRIPS D.Lgs. n. 188 del 1996.

Passando ad analizzare ora la tutela del marchio, questa consiste essenzialmente nell'attribuire all'imprenditore il diritto esclusivo all'uso del marchio nonché il diritto a che il marchio non venga da altri soppresso (tutela civile).

Da tempo è stato attuato anche il c.d. diritto all'esaurimento (principio dell'esaurimento del diritto) e cioè all'esaurimento di quel diritto cui sia imputabile l'immissione in commercio del prodotto nella Comunità Europea; in tali non ci si può opporre alla sua ulteriore commercializzazione.

La tutela del marchio pone, infine, anche problemi che potrebbero definirsi di estensione, dovendo perciò precisare gli elementi sulla cui base l'altrui l'uso di un segno può costituire lesione del diritto.

Alla capacità distintiva del marchio corrispondono due istituti: 

• volgarizzazione, cioè ipotesi di decadenza del marchio per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare;
• secondary meaning, sulla cui base non può essere dichiarata la nullità del marchio se prima della domanda principale o delle eccezioni di nullità il segno che ne forma oggetto ha acquistato carattere distintivo;
• liceità, che viene meno quando sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Sul punto è bene anche rammentare per un attimo il c.d. vincolo aziendale, principio secondo il quale il marchio può essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di essa (art. 2573 c.c.), oggi non più esistente nel nostro ordinamento giuridico.

La registrazione del marchio presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferisce al titolare dello stesso il diritto all'uso esclusivo su tutto il territorio nazionale per prodotti o servizi identici o affini (a meno che non si tratti di marchio celebre, nel qual caso il diritto, come accennato, è esteso anche a prodotti o servizi non affini). Tale diritto decorre dalla presentazione della domanda e ha una durata di dieci anni, rinnovabile per un numero illimitato di volte.

La registrazione del marchio dà al titolare la possibilità di tutelarsi giudizialmente da eventuali contraffazioni. In particolare, il titolare di un marchio registrato può esperire l'azione di contraffazione, con la quale può inibire gli atti lesivi del suo diritto e ottenere la rimozione dei relativi effetti, e l'azione di rivendica, con la quale un nome a dominio registrato in mala fede da terzi o che leda il diritto del titolare può essere cancellato o trasferito.

La registrazione del marchio, è, inoltre, presupposto per la registrazione del marchio a livello internazionale (ma non del marchio comunitario, che è autonomo).

Il marchio non registrato, in ogni caso, non è del tutto privo di tutela ma dà al suo titolare il diritto all'uso esclusivo nei limiti in cui se ne è avvalso prima che altri lo abbiano eventualmente registrato e in base alla notorietà raggiunta.

Fino al 1992 la legge marchi, all'art. 15 recitava che '"l marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico". Veniva così a trovare definizione il succitato, cd. vincolo aziendale, secondo cui il marchio non era trasferibile se non in un unico corpus con l'azienda, istituendo la regola della circolazione congiunta azienda-marchio e per la maggiore garanzia del consumatore.

Mutamento di rotta, si ebbe col D. lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, il quale attuando la direttiva n. 89/104/Cee del 21 dicembre 1988 riformò la materia di cui trattasi.

Il nuovo art. 15, disponeva allora che "Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato' e ancora che ' in ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico", ponendo dunque alcuni principi essenziali.

Con il venir meno del vincolo aziendale, il trasferimento del marchio non presupporrà mai più il contemporaneo trasferimento della relativa azienda.

L'invarianza sostanziale riguardò invece il precetto di cui al comma 4°, sul divieto di inganno.

Non si può dimenticare di menzionare il contratto di merchandising, nato dal connubio tra disciplina del marchio e prassi del merchandising, il quale consiste nel prestito di un marchio o del nome ad un altro imprenditore.

Il marchio, al sopravvenire di determinate circostanze, può, infine, estinguersi. Nei fatti ciò accade, in primo luogo, in caso di volgarizzazione, che si ha quando il marchio diviene denominazione comune del prodotto o del servizio e perde, in conseguenza, la propria capacità distintiva (si pensi al marchio Cellophane). Si ha estinzione del marchio, poi, per non uso, ovverosia se, salvo motivo legittimo, il suo titolare non lo utilizzi per un periodo ininterrotto di cinque anni. Il marchio, infine, si estingue per illiceità sopravvenuta.